La existencia de una marca famosa por virtud de su difusión en medios de comunicación, ¿es suficiente para anular el registro de otras marcas que puedan ser semejantes en grado de confusión?

Magistrada Dra. Nora Elizabeth Urby Genel
Junio de 2023

El comercio en el mundo se ha erigido como el principal motor de crecimiento de las naciones, lo que ha coadyuvado a la generación de empleos y como consecuencia de ello, la reducción de la pobreza y el incremento de las oportunidades económicas. De acuerdo con el Banco Mundial, el comercio ha impulsado los ingresos en un 24 % a nivel mundial desde 1990, y en un 50 % en el caso del 40 % más pobre de la población. En consecuencia, desde 1990, más de 1000 millones de personas han salido de la pobreza gracias al crecimiento económico generado por mejores prácticas comerciales.¹

Ello se corrobora con el hecho que el comercio mundial de mercancías, aumentó un 12% en 2022 y ascendió a 25,26 billones de dólares EE.UU, incrementando un 32% con respecto al nivel previo a la pandemia en 2019, siendo los ramos energético, agropecuario e industria del automóvil los que presentaron mayor crecimiento. Asimismo, tratándose del comercio de servicios, éste aumentó un 15% en 2022 y ascendió a 6,8 billones de dólares EE.UU., siendo los sectores de transporte, transformación de mercancías, turismo internacional, servicios financieros y servicios informáticos los que reflejaron un mayor incremento.²

Así, la evolución del mercado y la competencia existente entre las empresas que operan en una misma rama o sector provoca generalmente que aquéllas apuesten por mejorar la calidad de los productos o servicios, así como que busquen evolucionar e innovar en los mismos a fin de crear valor añadido y diferenciarse de la competencia y es así donde surge la propiedad industrial en sus vertientes de propiedad intelectual y el derecho de autor.

La Propiedad Industrial empezó por ser reconocida a nivel mundial en el Convenio de Paris para la Protección de la Propiedad Industrial de 1883³ y en el Convenio de Berna para la Protección de las Obras Literarias y Artísticas de 1886⁴.  En México, desde la Constitución Política Mexicana de los Estados Unidos Mexicanos de 1917 se contemplaron los derechos que se tiene sobre aquellos bienes intangibles o los provenientes de una creación, invento o mejora, asentándose las bases de la propiedad intelectual en dicho país.⁵

En México, la Ley Federal de Protección a la Propiedad Industrial es el ordenamiento jurídico que establece los procedimientos para la protección de la propiedad intelectual, a través del Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial (IMPI), mientras que es la Ley Federal del Derecho de Autor, la que establece los procedimientos para la protección del derecho de autor a través del Instituto Nacional del Derecho de Autor (INDAUTOR).

En este contexto, la propiedad industrial al ser fuente de ingresos para los creadores y titulares de las obras, así como para las empresas que los comercializan, y estimular el crecimiento económico al fomentar la creación de nuevas empresas y la comercialización de nuevos productos y servicios, debe ser objeto de protección por el Estado.

Sin perjuicio de lo anterior, para nadie es desconocido que el acceso a la información a través de fuentes como el internet y las redes sociales, así como el incremento en el comercio electrónico han dado ocasión a que el consumidor pueda adquirir una mayor cantidad de mercancías y servicios, amparados con diversas marcas, las cuales han adquirido mayor notoriedad incluso fuera de los mercados nacionales a los que se encontraban dirigidos primordialmente.

Así, ante la fama de ciertas marcas, aunque el público consumidor generalmente logra distinguir perfectamente las mercancías o servicios que son comercializados por empresas que gozan de cierto prestigio; existen ocasiones donde la similitud entre las marcas y las mercancías o servicios que amparan, puede traer como consecuencia la violación a la propiedad intelectual de los comerciantes, quienes pueden acudir ante el Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial, para solicitar entre otras cuestiones, la declaración de nulidad de las marcas, así como la imposición de sanciones a quienes las comercializan en vulneración de sus derechos, y eventualmente, ante el Tribunal Federal de Justicia Administrativa en contra de las determinaciones que en su caso adopte el referido Instituto.

No obstante, ello conduce a cuestionarse ¿acaso el que una empresa cuente con una marca notoriamente famosa por así advertirse de fuentes como internet, redes sociales y páginas de comercio electrónico, resulta suficiente para que el Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial anule el registro de otra marca que pudiera ser semejante en grado de confusión?

La respuesta es no y para explicar ello es dable traer a cuenta un asunto que fue resuelto este año por el Pleno de la Sala Superior del Tribunal Federal de Justicia Administrativa donde precisamente una reconocida empresa dedicada a la comercialización de teléfonos celulares demandó la negativa del Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial a declarar la nulidad del registro marcario otorgado a una tercera para amparar servicios de telecomunicaciones, alegando medularmente que su marca era notoriamente famosa no solo en México sino incluso a nivel internacional.

En dicho asunto el Pleno determinó que si bien la empresa actora adujo que su marca al ser famosa; por ende, debía declararse la nulidad de la marca otorgada a la tercera por ser semejante en grado de confusión; lo cierto es que era necesario que el Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial emitiera una declaratoria de marca famosa con anterioridad a la fecha de otorgamiento de la marca a la tercera.

Ello pues, acorde al artículo 191 de la Ley Federal de Protección a la Propiedad Industrial, la declaratoria de notoriedad o fama de la marca, constituye un acto administrativo por medio del cual el Instituto declara, con base en los elementos de prueba aportados, que las condiciones por virtud de las cuales una marca es notoriamente conocida o famosa, subsisten al tiempo en que el acto se emite.

Para tales efectos, el solicitante debe presentar ante el Instituto los medios de convicción respecto a que su marca es famosa, tales como una encuesta donde se advierta que el sector de los consumidores identifican la marca así como que los círculos de comerciantes, industriales o prestadores de servicios también la identifiquen, la fecha de primer uso, el tiempo de uso continuo y el tiempo de publicidad efectiva, los canales de comercialización de la marca en México y, en su caso, en el extranjero, las licencias o franquicias que se hayan otorgado en relación con la marca, y el porcentaje de la participación de la marca en el sector o segmento correspondiente del mercado.

Por lo anterior, el referido Pleno determinó que era insuficiente que la empresa actora sostuviera que su marca era de renombre, atendiendo al contenido de diversas páginas de internet, redes sociales y sitios de comercio electrónico, pues la notoriedad de la marca no podía estimarse actualizada a partir de un juicio de valoración subjetivo, sino que dependía del ejercicio de una atribución conferida al Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial como encargado de declarar esa notoriedad. 

Ello aunado a que dicha declaratoria debió emitirse con anterioridad al registro de la marca de la tercera cuya nulidad se pretendía, pues no se puede considerar que la declaración de fama emitida conforme a elementos de una época posterior, tuviera efectos retroactivos. 

En ese tenor y al no haberse acreditado con la declaratoria correspondiente, la notoria fama de la marca perteneciente a la empresa actora, el Pleno Jurisdiccional de la Sala Superior también advirtió que la marca de la tercero se otorgó por el Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial en observancia a las disposiciones legales vigentes, pues la tercera no estaba obligada a señalar el establecimiento del domicilio relacionado con la marca, cuando aún no la había usado, a más que sí acreditó el uso ininterrumpido de su marca, a través de documentos como facturas por conceptos relacionados con servicios de telecomunicaciones y aparatos telefónicos, las cuales se relacionaron además con publicaciones en revistas y un contrato de licencia de uso de marca.

En consecuencia, el Pleno Jurisdiccional determinó que carecían de sustento los argumentos realizados por la empresa actora toda vez que no se actualizó algún supuesto que diera ocasión a anular la marca otorgada por el Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial a la empresa tercera.

En contraposición y ante los argumentos formulados por la empresa tercera, el Pleno Jurisdiccional determinó procedente que el Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial impusiera multas a la empresa actora, toda vez que comercializó mercancías y otorgó licencias a diversos terceros para para el uso y explotación de la marca que ostentaba, a pesar que era semejante en grado de confusión con la otorgada a la empresa tercera, desde el punto de vista fonético, aunado que si bien amparaban productos de diversas clases, lo cierto es que ambas marcas se usaban para promocionar y ofertar servicios de telefonía proporcionado por diversas licenciatarias, lo cual generaba la semejanza en grado de confusión, generando una competencia desleal que ameritaba la imposición de las infracciones correspondientes.

En consecuencia, derivado de lo resuelto por el Pleno de la Sala Superior del Tribunal Federal de Justicia Administrativa, lo recomendable para las empresas que se dediquen a la comercialización de mercancías o servicios, es que aun cuando cuenten con alguna marca que sea notoriamente famosa derivado de su difusión en medios como internet, redes sociales o sitios donde se realice el comercio electrónico, lleven a cabo el procedimiento correspondiente ante el Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial, a fin de obtener la declaración de notoriedad o fama de la marca, pues solo de esta forma pueden obtener el reconocimiento oficial de que la marca registrada es notoriamente conocida o famosa en México, así como ejercer acciones legales por una posible violación a sus derechos.

Aunado que de no hacerlo, podría considerarse que la comercialización de mercancías o servicios al amparo de una marca semejante en grado de confusión con otra otorgada por el Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial, generó una competencia desleal y; en consecuencia, que exista la posibilidad que a las empresas se les infraccione, imponiéndoles sanciones que afectarán su patrimonio y prestigio.

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¹ Sitio web: https://www.bancomundial.org/es/topic/trade/overview <<

² Perspectivas del comercio mundial y estadísticas, publicado por la Organización Mundial de Comercio, consultable en la siguiente página web: https://www.wto.org/spanish/res_s/booksp_s/trade_outlook23_s.pdf <<

³  De conformidad con sus artículos 1 y 4, el Convenio tuvo por objeto la protección de las patentes de invención, los modelos de utilidad, los dibujos o modelos industriales, las marcas de fábrica o de comercio, las marcas de servicio, el nombre comercial, las indicaciones de procedencia o denominaciones de origen, así como la represión de la competencia desleal, destacando que quien hubiere depositado regularmente una solicitud de patente, de modelo de utilidad, de dibujo o modelo industrial, de marca de fábrica o de comercio, en alguno de los países de la Unión gozaría, para efectuar el depósito en los otros países, de un derecho de prioridad, durante los plazos fijados. <<

⁴ En términos de su artículo 1, el Convenio tuvo por objeto la protección de las obras literarias y artísticas; es decir, de todas las producciones en el campo literario, científico y artístico, tales como los libros, folletos y otros escritos; las conferencias, alocuciones, sermones y otras obras de la misma naturaleza; las obras dramáticas o dramático-musicales; las obras coreográficas y las pantomimas; las composiciones musicales con o sin letra; las obras cinematográficas, a las cuales se asimilan las obras expresadas por procedimiento análogo a la cinematografía; las obras de dibujo, pintura, arquitectura, escultura, grabado, litografía; las obras fotográficas a las cuales se asimilan las expresadas por procedimiento análogo a la fotografía; las obras de artes aplicadas; las ilustraciones, mapas, planos, croquis y obras plásticas relativos a la geografía, a la topografía, a la arquitectura o a las ciencias. <<

⁵ De acuerdo con el artículo 28 de la citada Constitución, está prohibida la existencia de monopolios con excepción de los privilegios que por determinado tiempo se concedan a los autores y artistas para la reproducción de sus obras, y a los que, para el uso exclusivo de sus inventos, se otorguen a los inventores y perfeccionadores de alguna mejora. <<

Dra. Nora Elizabeth Urby Genel
Secretaria Ejecutiva del Consejo Directivo de la A.I.T.F.A. con sede en el Tribunal Federal de Justicia Administrativa (TFJA) de México.

• Estancia de Investigación Posdoctororal en el Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM, con el tema: “Tribunal Constitucional. Implementación y Funcionamiento en el Sistema Judicial Mexicano”.
• Estancia de Investigación Posdoctororal en el Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM, con el tema: “El Derecho Humano de Acceso a la Justicia en la Suprema Corte de Justicia de la Nación”.
• Doctora en Derecho por la Universidad Nacional Autónoma de México.
• Master en Derechos Fundamentales, por la Universidad Complutense de Madrid España en coordinación con el Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM; obtención de grado con mención sobresaliente (honorífica).
• Maestra en Derecho Fiscal con Mención Honorífica por la Universidad Autónoma del Noreste.
• Diplomada en Derecho Judicial por la Universidad Austral de Argentina en coordinación con la Universidad Pan- americana.
• Diplomada en Competencia Económica por el Instituto Autónomo de México (ITAM).
• Licenciada en Derecho con Mención Honorífica, egresada de la Facultad de Derecho de la Universidad Autónoma de Coahuila, Campus Torreón.